Waar het louter voor het eerst een handelsnaam gebruiken kan volstaan om bescherming te genieten, moet een merk worden geregistreerd. Zo’n merkregistratie vergt de nodige voorbereiding en is bovendien niet gratis. Het belang van een merkregistratie mag niet worden onderschat, want het geeft een uitgebreide rechtsbescherming die echter niet absoluut is.
Exclusief recht op het merk
Door het vastleggen van een merk verkrijg je het exclusieve recht op dit merk. Dit wil zeggen dat jij het als enige mag gebruiken, maar er ook als enige over mag beschikken. Je mag bijvoorbeeld zelf andere bedrijven het recht toekennen om je merk te gebruiken (licentie) en je mag daar perfect een verdienmodel aan vastkoppelen. Dat is bijvoorbeeld ook wat franchisingbedrijven doen. Daarnaast mag je eveneens je merk verkopen.
In principe ben je ook vrij om te beslissen dat je net niks met het merk wil aanvangen, maar dit is toch vrij relatief. Wanneer iemand gedurende vijf jaar het merk niet normaal gebruikt, kan een ander aan de rechter vragen om het merk vervallen te verklaren en het te laten doorhalen. De vervallenverklaring kan wel nog tegengehouden worden wanneer de merkhouder een geldige reden kan inroepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ongunstige marktcondities of aanslepende overnameonderhandelingen.
Optreden tegen merkinbreuken
Wat minstens even belangrijk is, is dat de merkhouder kan optreden tegen merkinbreuken. Dat is niet alleen een recht, maar ook een verplichting. Het is aan jou om actie te ondernemen en een oppositieprocedure in te leiden. Dit is belangrijk want door merkinbreuken van geregistreerde merken te gedogen, kan men rechten verliezen.
In de praktijk kan een merkhouder in drie verschillende gevallen optreden tegen inbreuken:
- Een ander gebruikt een identiek teken voor identieke diensten of goederen
- Een ander gebruikt een identiek of overeenstemmend teken voor identieke of soortgelijke diensten of goederen én dit kan voor de consument voor verwarring zorgen
- Een ander gebruikt een identiek of overeenstemmend teken voor identieke of soortgelijke diensten of goederen én het merk heeft een zekere faam op het betreffende grondgebied
Wel is het zo dat er voor het Beneluxmerk nog een vierde optie is om op te treden tegen inbreuken. Het gaat om de situatie waarbij een ander een identiek of overeenstemmend teken gebruikt op “een andere wijze dan als merk”. Het gaat dan bijvoorbeeld om een producent die zonder toestemming het merk gebruikt in een film of om merkdomeinnamen die door anderen worden vastgelegd.
Dat laatste zorgt soms voor vreemde taferelen. Zo had modeontwerpster Milka Budimir in 2001 een domeinnaam met haar voornaam vastgelegd. Dit was niet naar de zin van Kraft Foods dat over het merk Milka beschikt. Milka Budimir moest uiteindelijk de domeinnaam aan Kraft Foods overdragen.
Geografisch beperkte bescherming
Net zoals bij andere intellectuele eigendomsrechten is de exclusiviteit van een merk niet absoluut. De merkbescherming is beperkt tot het gebied waarin de bescherming ook effectief is aangevraagd. Je kan bijvoorbeeld een Beneluxmerk laten vastleggen. Het merk geniet dan enkel bescherming in België, Nederland en Luxemburg. Als je elders eveneens bescherming wil genieten, moet je ook in andere gebieden het merk laten vastleggen. Dit zorgt natuurlijk wel voor oplopende kosten.
Beperking door het specialiteitsbeginsel
Vervolgens beperkt ook het specialiteitsbeginsel de bescherming van een merkregistratie. Dat komt omdat de exclusieve rechten niet absoluut zijn, maar beperkt zijn tot de goederen of diensten waarvoor het merk werd geregistreerd. Binnen het grondgebied waarbinnen het merk is geregistreerd, kunnen er verschillende merkenhouders zijn die hetzelfde merk voor verschillende producten of diensten gebruiken. Een bekend voorbeeld hiervan is het merk Lotus. Het merk Lotus wordt bijvoorbeeld gebruikt voor koekjes en gebakjes, maar ook door een auto- en een toiletpapierfabrikant.
Andere uitzonderingen op de rechtsbescherming
Ten slotte zijn er nog allerlei andere uitzonderingen. Zo oordeelde het Benelux-Gerechtshof dat merken ook in kunstuitingen kunnen worden gebruikt, op voorwaarde dat de kunstuiting niet tot doel heeft om het merk schade te berokkenen en het een origineel resultaat is van een creatief vormgevend proces. Deze uitspraak kwam er in een zaak die werd aangespannen tegen de kunstenaar Cédric Peers die de beroemde champagnefles van Dom Pérignon in zijn kunstwerken verwerkt.
