Sinds 2015 maakt Belgische kunstenaar Cédric Peers kunstwerken waarbij hij verwijst naar de beroemde champagnefles van Dom Pérignon, maar ook naar andere bekende merken zoals Louis Vuitton en Chanel. Hij bracht daarnaast ook een T-shirt en een trui op de markt waarop zijn kunstcreatie te zien was, met daarop een verwijzing naar de champagnefles. Het werd uiteindelijk een procedureslag waarbij artistieke vrijheid en merkbescherming in elkaars vaarwater kwamen. Het toont aan dat een merkhouder zich niet altijd kan verzetten tegen merkuitingen in kunst.
Merkbescherming
Opdat een merk kan worden geregistreerd moet het aan een aantal eisen voldoen. Zo moet het een voldoende onderscheidend vermogen hebben, moet het beschikbaar zijn (niet conflicteren met eerdere merkregistraties) en moet de merkregistratie toelaatbaar zijn. Dit laatste slaat bijvoorbeeld op het verbod op bescherming van tekens die strijdig zijn met de openbare orde, maar de registratie kan ook door specifieke wetgeving of verdragen uitgesloten zijn. Artikel 6ter van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 bevat bijvoorbeeld een verbod om staatsvlaggen of staatsemblemen te registreren:
De landen der Unie komen overeen om te weigeren of nietig te verklaren de inschrijving, en door daartoe passende maatregelen te verbieden het gebruik, zonder goedkeuring der bevoegde machten, hetzij als fabrieks- of handelsmerken, hetzij als bestanddeel van die merken, van wapens, vlaggen en andere staatsemblemen van de landen der Unie, van officiële door die landen aangenomen controle- en waarborgtekens en -stempels, zomede iedere nabootsing, bezien uit heraldisch oogpunt.” (artikel 6ter, lid 1, a Verdrag van Parijs van 20 maart 1883)
Onrechtmatig gebruik van merken
Wanneer het merk aan deze eisen voldoet, kan men het laten registreren. Op basis van die registratie kan men zich ook verzetten tegen anderen die het merk onrechtmatig gebruiken. Volgens de geldende rechtspraak is de houder van het merk zelfs verplicht om actief op te treden om de bescherming niet te verliezen, waardoor de op het eerste gezicht vrij agressieve houding van de houder van het champagnemerk «DOM PÉRIGNON» in feite niet zo verwonderlijk is.
In het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom heeft de houder van het merk vier gronden waarop hij zich kan beroepen om het gebruik van een merk door een derde aan te vechten. De eerste drie gronden komen ook voor in de nationale merkenwetten in de EU en in de Uniemerkenverordening:
- a) Gebruik van een identiek teken voor identieke producten of diensten. Hier gaat het met name om namaakproducten waarop het merk is aangebracht zonder dat het product afkomstig is van de houder;
- b) Gebruik van een identiek of overeenstemmend teken dat wordt gebruikt voor identieke of soortgelijke producten of diensten waardoor verwarringsgevaar bestaat bij het relevant publiek. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een omgekeerde swoosh door een concurrent van Nike;
- c) Gebruik van een identiek of overeenstemmend teken zonder geldige reden, waarbij de gebruiker een ongerechtvaardigd voordeel verkrijgt of waarbij men afbreuk doet aan een merk dat bekendheid geniet. Deze grond is vooral interessant voor bekende merken, daar het voor gebruikers sneller mogelijk is om daarvan ongerechtvaardigd voordeel te verkrijgen. Ook zullen houders van grote merken net door de grotere naamsbekendheid bij het publiek sneller reputatieschade verkrijgen.
Daarnaast is er nog een vierde grond die alleen in de Benelux van toepassing is:
- d) Gebruik van een identiek of overeenstemmend teken anders dan ter onderscheiding van diensten of producten, zonder geldige reden, wanneer door het gebruik een ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het geregistreerde merk. Via deze grond kan men ook optreden tegen het gebruik van een merk, zelfs als het door de derde niet als merk wordt gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het adverteren in Google Adwords op de merknaam van een concurrent of het verwerken van de merknaam van een concurrent in een televisiespotje.
Is de artistieke vrijheid een geldige reden om een merk te gebruiken?
In de rechtszaak tussen de houder van het merk «DOM PÉRIGNON» en de Belgische kunstenaar Cédric Peers werd gebruik gemaakt van deze laatste d-grond. De kunstenaar had in zijn spottende en erotische werken speelse variaties op de merknaam gebruikt. Opdat de houder zou kunnen optreden, moet hij volgende zaken aantonen:
- De derde haalt ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het merk; of
- Het gebruik van het merk door de derde doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk; en
- De derde heeft geen geldige reden om het merk te gebruiken.
Dat eerste kon de houder van het merk aantonen. Ten aanzien van het derde punt was er echter onduidelijkheid of Cédric Peers zijn artistieke vrijheid en zijn vrijheid van meningsuiting als geldige reden kan inroepen om het merk te gebruiken. De Nederlandstalige rechtbank van koophandel stelde daarom volgende prejudiciële vraag aan het Benelux-Gerechtshof:
Kan de vrijheid van meningsuiting, en de artistieke vrijheid in het bijzonder, zoals gewaarborgd door artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en artikel 71 van het Handvest van de Grondrechten van de EU, een ‘geldige reden’ uitmaken in de zin van artikel 2.20.1.d) van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom?”
Het Benelux-Gerechtshof oordeelt in zijn arrest dat artistieke vrijheid wel degelijk een geldige reden kan zijn. De voorwaarde is wel dat de artistieke uiting niet het doel mag hebben om het merk of de merkhouder schade te berokkenen. Daarnaast is vereist dat de kunstuiting “het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces”. Het moet dus ook echt om een kunstuiting gaan. Het geeft aan dat de rechter zelf de nodige afwegingen moet maken. Zo kan de rechter bijvoorbeeld rekening houden met de mate waarin de kunstuiting een originele inbreng vertoont en de mate waarin de uiting afbreuk doet aan de reputatie, het onderscheidend vermogen en het imago van de ingeroepen merken.
Het arrest toont aan dat de artistieke vrijheid in sommige gevallen een geldige reden kan zijn om een merk in een kunstuiting te gebruiken. Toch is dit zeker geen stelregel en moet de rechter dit geval per geval bekijken. De kunstenaar wordt aangeraden om voorzichtig te werk te gaan.
